ARTÍCULO
Suave pero no demasiado suave
A continuación reseñamos cuatro fallos que tuvieron que examinar la fuerza distintiva de una marca débil pero registrable y registrada: la marca “SUAVE”.
4 de Septiembre de 2014
El 1 de julio de 2010, en la causa “Unilever NV y otro c. Laboratorio Cuenca S.A. s/ Cese de uso de marca” (causa 1135), la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la nulidad decretada en primera instancia de las solicitudes de la marca “SUAVE” Actas 2.389.803 y 2.387.999, ambas en la clase 3, perteneciente a la actora. En la misma causa se rechazó la demanda denegó el reclamo para que la demandada cesara en el uso de “ISSUE SHAMPOO SUAVE”.
Unilever había demandado a Cuenca para que dejara de usar la marca “ISSUE SHAMPOO SUAVE”, y Cuenca había reconvenido por nulidad de las solicitudes “SUAVE” de Unilever. En definitiva, ambas pretensiones fueron rechazadas.
El juez de Primera Instancia había considerado que la palabra “SUAVE” era de uso común para productos cosméticos y que carecía de aptitud distintiva. La Cámara revocó esa decisión, y para ello tuvo en cuenta que “SUAVE” era una marca de hecho, usada desde 1999 para “champú y acondicionadores” y que había alcanzado solo en ese año un volumen de venta de 3.729 toneladas. El tribunal consideró, además, que “SUAVE” no era la designación habitual ni necesaria de un champú ni de ningún otro producto determinado, sino que se trataba de un adjetivo que denotaba una cualidad.
Sin embargo, pese a considerarla registrable, el tribunal también agregó que la marca adolecía de una debilidad intrínseca, pues su titular debería tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos marcarios que incluyeran el elemento denominativo “suave”. Esta consideración, como veremos, volvería aparecer más adelante en otros pronunciamientos.
Finalmente, la Cámara también rechazó la acción de cese de uso del conjunto “ISSUE SHAMPOO SUAVE”, por el impacto del término “ISSUE” y por la apuntada debilidad de la palabra “SUAVE”.
*****
Poco más de medio año después, en “Conopco Inc. c. Colgate Palmolive Company s/ Cese de oposición al registro de marca” (causa Nº 12.758/2004), sentenciado el 28 de febrero de 2011, la Sala 2 de la misma Cámara falló que “SUAVE NATURALS”, pedida por Conopco en la clase 3, y “PALMOLIVE NATURALS”, opuesta por Colgate en la misma clase, no se confundían.
En este caso, se entendió que el término “SUAVE” le otorgaba suficiente fantasía al conjunto “SUAVE NATURALS” de la actora para coexistir con la marca de la demandada. También se desestimó el pedido de Colgate de que se anulara el registro Nº 2.390.723 de la marca “SUAVE NATURALS” de Conopco.
*****
Diez meses más tarde la Sala 1 tuvo oportunidad para volver a decidir una causa que involucraba la marca “SUAVE”. En “Conopco Inc. c. Colgate Palmolive Company s/ Cese de oposición al registro de marca” (causa Nº 12.749/2004) del 27 de diciembre de 2011, el Tribunal declaró infundadas las oposiciones que Colgate había deducido contra las solicitudes “SUAVE” de Conopco en la clase 3 en base al art. 2, inc. a), de la ley de marcas argentina, que prohíbe el registro de signos indicativos o descriptivos.
Allí la Cámara sostuvo que la marca “SUAVE” es evocativa, sin función adjetiva, y que no describe el producto ni constituye una designación necesaria. La actora había adquirido un registro de la marca “SUAVE”, inscripta desde 1960, para “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. Pero la Cámara consideró que lo más relevante era que la actora había instalado a “SUAVE” como marca de hecho en el mercado.
Es interesante mencionar que la demandada había planteado que no podía aplicarse el instituto del “secondary meaning” o creación de marcas sobre la base de un significado secundario de signos descriptivos porque ello no era compatible con el sistema atributivo consagrado por la ley argentina. La Cámara sostuvo que el instituto del “secondary meaning” no debía aplicarse al caso en tanto “SUAVE” no era un signo descriptivo sino evocativo, con aptitud distintiva propia.
*****
Finalmente, el 20 de diciembre de 2013, en las causas acumuladas Nos. 11.053/2005 y 11.054/2005, ambas caratuladas “Colgate Palmolive Company c. Conpco Inc. s/ Cese de oposición al registro de marca”, la sala 2 declaró inconfundibles las marcas “PALMOLIVE SUAVE” (solicitada por Colgate) y “SUAVE” (opuesta por Conopco), todas en la clase 3.
Colgate había solicitado el registro de “PALMOLIVE SUAVE” para distinguir toda la clase internacional 3 y a ello se había opuesto Unilever N.V. (posteriormente Conopco Inc), sobre la base de dos registros de la marca “SUAVE” en la misma clase. Helen Curtis Inc., luego absorbida por Conopco Inc, también se había opuesto, en base a la solicitud “SUAVE” limitada a “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”, siempre de la clase 3.
La Jueza de Primera Instancia declaró infundadas las oposiciones contra el pedido de “PALMOLIVE SUAVE” para distinguir toda la clase 3 menos “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. Para ello consideró que los conjuntos eran diferentes y el agregado de “PALMOLIVE”, de indiscutible notoriedad, impedía que se produjera confusión en el público consumidor respecto de la identificación u origen del producto.
Apeló la demandada y sostuvo, entre otros agravios, que el término “SUAVE” no era de uso general en la clase, ya que los signos que lo contienen forman parte de una palabra o son usadas en forma descriptiva, y el registro de “PALMOLIVE SUAVE” produciría la “dilución” o “aguamiento” del poder distintivo de su marca notoria “SUAVE”.
Por su parte, la Cámara consideró que la demandada no podía impedir que la voz de uso común “suave” fuera incluida en marcas de terceros y, a efectos de evitar una “eficacia monopólica intolerable”, debía coexistir con marcas anteriores y posteriores que contuvieran el mismo elemento, pues ello era la consecuencia de haber adoptado un vocablo de uso general. Afirmó, además, que “SUAVE” no era una marca notoria, sino que en todo caso la marca notoria podría ser “COLGATE”, por lo que no advirtió riesgo de dilución o aguamiento de la marca oponente.
*****
Es interesante analizar esta sucesión de fallos que tuvieron por objeto la defensa de la marca “SUAVE” de Conopco para advertir las dificultades y el alto costo que conlleva la protección del uso y registro de una marca fuertemente evocativa.
Para información adicional, favor de contactar a:
Iris V. Quadrio
Carol O’Donnell
Unilever había demandado a Cuenca para que dejara de usar la marca “ISSUE SHAMPOO SUAVE”, y Cuenca había reconvenido por nulidad de las solicitudes “SUAVE” de Unilever. En definitiva, ambas pretensiones fueron rechazadas.
El juez de Primera Instancia había considerado que la palabra “SUAVE” era de uso común para productos cosméticos y que carecía de aptitud distintiva. La Cámara revocó esa decisión, y para ello tuvo en cuenta que “SUAVE” era una marca de hecho, usada desde 1999 para “champú y acondicionadores” y que había alcanzado solo en ese año un volumen de venta de 3.729 toneladas. El tribunal consideró, además, que “SUAVE” no era la designación habitual ni necesaria de un champú ni de ningún otro producto determinado, sino que se trataba de un adjetivo que denotaba una cualidad.
Sin embargo, pese a considerarla registrable, el tribunal también agregó que la marca adolecía de una debilidad intrínseca, pues su titular debería tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos marcarios que incluyeran el elemento denominativo “suave”. Esta consideración, como veremos, volvería aparecer más adelante en otros pronunciamientos.
Finalmente, la Cámara también rechazó la acción de cese de uso del conjunto “ISSUE SHAMPOO SUAVE”, por el impacto del término “ISSUE” y por la apuntada debilidad de la palabra “SUAVE”.
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Poco más de medio año después, en “Conopco Inc. c. Colgate Palmolive Company s/ Cese de oposición al registro de marca” (causa Nº 12.758/2004), sentenciado el 28 de febrero de 2011, la Sala 2 de la misma Cámara falló que “SUAVE NATURALS”, pedida por Conopco en la clase 3, y “PALMOLIVE NATURALS”, opuesta por Colgate en la misma clase, no se confundían.
En este caso, se entendió que el término “SUAVE” le otorgaba suficiente fantasía al conjunto “SUAVE NATURALS” de la actora para coexistir con la marca de la demandada. También se desestimó el pedido de Colgate de que se anulara el registro Nº 2.390.723 de la marca “SUAVE NATURALS” de Conopco.
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Diez meses más tarde la Sala 1 tuvo oportunidad para volver a decidir una causa que involucraba la marca “SUAVE”. En “Conopco Inc. c. Colgate Palmolive Company s/ Cese de oposición al registro de marca” (causa Nº 12.749/2004) del 27 de diciembre de 2011, el Tribunal declaró infundadas las oposiciones que Colgate había deducido contra las solicitudes “SUAVE” de Conopco en la clase 3 en base al art. 2, inc. a), de la ley de marcas argentina, que prohíbe el registro de signos indicativos o descriptivos.
Allí la Cámara sostuvo que la marca “SUAVE” es evocativa, sin función adjetiva, y que no describe el producto ni constituye una designación necesaria. La actora había adquirido un registro de la marca “SUAVE”, inscripta desde 1960, para “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. Pero la Cámara consideró que lo más relevante era que la actora había instalado a “SUAVE” como marca de hecho en el mercado.
Es interesante mencionar que la demandada había planteado que no podía aplicarse el instituto del “secondary meaning” o creación de marcas sobre la base de un significado secundario de signos descriptivos porque ello no era compatible con el sistema atributivo consagrado por la ley argentina. La Cámara sostuvo que el instituto del “secondary meaning” no debía aplicarse al caso en tanto “SUAVE” no era un signo descriptivo sino evocativo, con aptitud distintiva propia.
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Finalmente, el 20 de diciembre de 2013, en las causas acumuladas Nos. 11.053/2005 y 11.054/2005, ambas caratuladas “Colgate Palmolive Company c. Conpco Inc. s/ Cese de oposición al registro de marca”, la sala 2 declaró inconfundibles las marcas “PALMOLIVE SUAVE” (solicitada por Colgate) y “SUAVE” (opuesta por Conopco), todas en la clase 3.
Colgate había solicitado el registro de “PALMOLIVE SUAVE” para distinguir toda la clase internacional 3 y a ello se había opuesto Unilever N.V. (posteriormente Conopco Inc), sobre la base de dos registros de la marca “SUAVE” en la misma clase. Helen Curtis Inc., luego absorbida por Conopco Inc, también se había opuesto, en base a la solicitud “SUAVE” limitada a “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”, siempre de la clase 3.
La Jueza de Primera Instancia declaró infundadas las oposiciones contra el pedido de “PALMOLIVE SUAVE” para distinguir toda la clase 3 menos “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. Para ello consideró que los conjuntos eran diferentes y el agregado de “PALMOLIVE”, de indiscutible notoriedad, impedía que se produjera confusión en el público consumidor respecto de la identificación u origen del producto.
Apeló la demandada y sostuvo, entre otros agravios, que el término “SUAVE” no era de uso general en la clase, ya que los signos que lo contienen forman parte de una palabra o son usadas en forma descriptiva, y el registro de “PALMOLIVE SUAVE” produciría la “dilución” o “aguamiento” del poder distintivo de su marca notoria “SUAVE”.
Por su parte, la Cámara consideró que la demandada no podía impedir que la voz de uso común “suave” fuera incluida en marcas de terceros y, a efectos de evitar una “eficacia monopólica intolerable”, debía coexistir con marcas anteriores y posteriores que contuvieran el mismo elemento, pues ello era la consecuencia de haber adoptado un vocablo de uso general. Afirmó, además, que “SUAVE” no era una marca notoria, sino que en todo caso la marca notoria podría ser “COLGATE”, por lo que no advirtió riesgo de dilución o aguamiento de la marca oponente.
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Es interesante analizar esta sucesión de fallos que tuvieron por objeto la defensa de la marca “SUAVE” de Conopco para advertir las dificultades y el alto costo que conlleva la protección del uso y registro de una marca fuertemente evocativa.
Para información adicional, favor de contactar a:
Iris V. Quadrio
Carol O’Donnell
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.