Las marcas en el comercio internacional. Especial referencia a China

Quiero agradecer a la Asociación de Dirigentes de Empresa como a la Cámara de Comercio de China y del Sudeste Asiático por invitarme a participar en este seminario, teniendo presente la importancia de las exportaciones para nuestro país en estos momentos.

Trataré de abordar en los próximos minutos la importancia que implica la protección de los derechos de la propiedad industrial con especial referencia a las marcas, al realizar una exportación, haciendo un pantallazo de los sistemas de protección a nivel internacional, para finalizar con las principales características y especial referencia al mercado chino en este aspecto, poniendo de relieve situaciones prácticas que nos ha tocado resolver en este país en particular.

Es indudable que las marcas, en materia de exportación, constituyen la rampa de desembarco en otro país y la llave para la apertura de negocios, llegando muchas veces a tener más valor que la empresa misma.

Una definición bastante completa de marca es la siguiente: “es el signo nominativo o emblemático que distingue un producto de otro, o un servicio de otro, garantizando el origen del producto o servicio, y en especial modo, para distinguirlo de la competencia”.

Algunos autores han caracterizado el papel de las marcas con diversos ejemplos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- “Un producto es algo que se produce en una fábrica, una marca es algo que compra el cliente. Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es única. Un producto puede quedar rápidamente obsoleto, la marca de éxito pervive en el tiempo”. Stephen King, WPPGroup, Londres.

- “El buen nombre es mejor que la riqueza”, Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.

- “Las marcas se han convertido en barreras de entrada, pero también son medios para entrar”, Edward Tauber.

Debemos tener presente que las marcas poseen carácter territorial, razón por la cual las mismas deben ser solicitadas y posteriormente registradas a nivel nacional, respetando la modalidad y cultura hacia los cuales son enviados los productos.

Junto con estas definiciones, surgen las funciones de la marca, que podemos resumir en cinco items: de identificación, referencia, garantía, personalización y de practicidad.

Ahora bien, es de suma importancia definir los criterios para la selección de una marca para que cumpla con su función de identificar un producto o un servicio, destacando las siguientes características:

- Ser fácil de aprender y recordar.
- Poder ser acompañada por un símbolo o slogan.
- Sugerir asociaciones deseadas sin ser aburrido o trivial.
- No sugerir asociaciones no deseadas: debería ser auténtica, creíble y fácil y no levantar falsas expectativas.
- Ser distinta. No se debe confundir con las marcas de la competencia.
- Ser protegible legalmente.

A veces el empresario argentino considera que al tener registrada la marca en nuestro país, la misma posee validez a nivel mundial y ello no es así, razón por la cual se hace necesaria su protección en cada uno de los países. Dicha confusión muchas veces nace del hecho de que el nomenclador que abarca la totalidad de los productos y servicios se denomina Clasificación Internacional, y, por tanto, se considera que justamente la protección es de carácter internacional, cuando, como ya hemos mencionado, las marcas poseen carácter territorial.

En la práctica profesional vemos una tendencia errónea al esperar cerrar un negocio para posteriormente solicitar el registro de una marca: ello debe ser efectuado con bastante antelación, a fin de evitar que un tercero solicite o registre mi marca previamente, lo que ocasionará que no pueda comercializar con dicho signo en el país al que se destina la exportación pese a que es titular de dicha marca en mi país de origen, lo que conlleva a la necesidad de acreditar que se trata de una infracción, debiendo iniciar las acciones judiciales correspondientes, con todas las demoras, dificultades y gastos que ello ocasiona.

Otra situación habitual que se da es cuando la marca no es solicitada por su verdadero titular, y deja que el importador o el distribuidor la solicite, con la promesa de que posteriormente transferirá la marca a su titular originario, lo que muchas veces no se cumple, y termina en la compra de la marca por parte de dicho titular o bien en juicios de nulidad de marcas muy costosos y que llevan varios años.

Otro item es el pretender, que obviamente es lo óptimo, registrar la marca en el exterior tal cual se tiene en el país de origen, en este caso la Argentina, lo que a veces no es posible, ya que muchas veces terceras partes ya son titulares de dichas marcas o de marcas similarmente confundibles que impedirán, por tanto, su registro y como consecuencia, la comercialización de un producto o de un servicio con dicha marca. Por ello es sumamente importante el efectuar una búsqueda previa de antecedentes, con el propósito de prever dicha situación y solicitar por tanto una marca alternativa, que sería considerada como una “marca de exportación” si bien es comprensible que se quiera siempre unificar el tema, es decir, exportar utilizando la misma marca que se utiliza localmente, pero a veces ello no es posible.

A nivel internacional existen dos sistemas de registro: el sistema atributivo, en el cual la propiedad de una marca se obtiene a través de su registro, y el sistema declarativo, es decir aquél en el que el derecho exclusivo se obtiene con el uso y posteriormente da lugar al registro de la marca, lo que hace aconsejable verificar qué sistema prevalece en aquel país hacia el cual estamos destinando nuestros productos, para así determinar la mejor manera de proteger los mismos.

Si bien la mayoría de las legislaciones internacionales en la materia han adoptado la clasificación internacional de productos y servicios, debemos tener presente que algunos países aún mantienen su propia clasificación y, por tanto, hay que tomar la precaución de solicitar las marcas en aquellas clases que son de interés, luego de haber analizado el sistema de clasificación vigente en dicho país.

Haciendo una breve síntesis, se deben tener presente los siguientes items en relación a las marcas al efectuar una exportación:

- Previsión en su registro.
- Diferencias de legislaciones (uso de marca, etc.).
- Duración del trámite de registro.
- Caracteres o símbolos que deben registrarse como marcas. Factores que deben tenerse presentes.
- Globalización de economías, lo que nos permitirá una mejor planificación de cómo proteger las marcas a nivel mundial.
- TLC/NAFTA.
- Pacto Andino.
- Unión Europea (Marca Comunitaria).
- Convención Centroamericana de Protección de la Propiedad Industrial.
- OAPI (Organización Africana de la Propiedad Industrial).
- MERCOSUR

Protección de derechos marcarios en China

China es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el mes de diciembre del año 2001.

De manera que debe adecuar su legislación en materia de propiedad intelectual a lo establecido por los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADIPC).

Es de destacar que, en virtud de la entrada a la OMC, se dará un boom comercial en China, lo que conlleva a un incremento de las infracciones marcarias y de la piratería en general, razón por la cual es importante conocer las alternativas que existen para evitar, o al menos poder disminuir, y manejar las mismas por parte del empresariado exportador a dicho país.

Se calcula que solamente en cinco años más habrá una disminución de las infracciones luego de la entrada de este país a la OMC, y por tanto los casos de infracciones de importancia se seguirán dando, y es por eso que es necesario subrayar el obtener protección de sus marcas con la debida anticipación.

La nueva Ley de Marcas de China entró en vigencia el 15 de septiembre de 2002.

Entre los cambios introducidos y que merecen ser destacados, figuran, entre otros:

- Las multas por infracciones marcarias (daños y perjuicios) se han visto incrementadas en hasta un 300 % de las ganancias obtenidas por el infractor por el uso indebido de la marca y en los casos en los que no se puede determinar el monto las multas, las mismas no pueden superar los US$ 12.000.

- Se permite el registro de marcas por parte de empresas extranjeras sin necesidad de contar con un representante legal en China, lo que nunca aconsejamos, esto es, que es de vital importancia contar con un agente local que podamos instruir desde nuestro país.

- Se han extendido los plazos para contestar vistas y para el manejo de los trámites que antes eran muy ajustados, y que solamente consistían en aceptar o no la decisión tomada por la Oficina de Marcas. Toda documentación probatoria debe ir acompañada de una traducción al idioma chino.

- Los contratos de licencia de marcas deben ser inscriptos de manera obligatoria para que tengan validez frente a terceros.

- Se incluye de manera especial el reconocimiento a las marcas notorias, y se faculta a los titulares de dichas marcas a obtener la cancelación de un nombre comercial que incluya dicha marca notoria y que se encuentra siendo usada sin consentimiento de su titular.

- Se establece la posibilidad de que dos personas físicas o jurídicas sean cotitulares de una marca.

- No se requiere más de la presentación de un certificado emitido por las autoridades sanitarias chinas para la solicitud de registro de marcas que distingan productos farmacéuticos incluidos en la clase 5 internacional.

Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer desde un punta de vista práctico un empresario argentino al momento de realizar una exportación o de cerrar un acuerdo con una empresa china para las ventas de su producto en el citado país?

Desde ya que la respuesta es obvia en cuanto a la necesidad de solicitar el registro de su marca tal cual será usada en el comercio en China, teniendo presente la forma de solicitar el registro de marcas, ya sea como denominación simple o incluyendo su logo, ya sea con caracteres romanos o chinos.

Con respecto al trámite de registro de marca, se debe tener presente que no se requiere de certificaciones ni legalizaciones bastando una carta autorización simplemente firmada por el solicitante.

La primera etapa es la aprobación por parte de la Oficina de Marcas, quien efectúa un análisis del cumplimiento de las formalidades, para luego continuar con el trámite de registro, que dependiendo de los antecedentes que determine el citado organismo gubernamental, demora aproximadamente un año hasta su concesión, marca que es otorgada por el termino de diez años, como lo es a nivel mundial, con la posibilidad de renovar la misma de manera indefinida.

Es por ello que es de suma importancia el efectuar una búsqueda previa a fin de determinar si nos encontraremos con dificultades durante la tramitación de la misma.

Ahora bien, hasta aquí el curso normal de la tramitación de una marca, del cual no debemos preocuparnos tanto, si tomamos los recaudos del caso ya mencionados.

¿Qué sucede en el caso en que al efectuar una búsqueda, o aun peor, cuando ya estamos comercializando el producto en dicho país, determinamos que un tercero, ya sea el importador o bien el distribuidor, registró la marca a su nombre, con las consecuencias que puede tener esta situación para el verdadero titular de la marca?

Las alternativas concretas en el accionar son las siguientes:

- Ante la Oficina de Marcas:

(a)   Acción de nulidad de la marca en infracción, para lo cual es necesario acreditar la mala fe del que la solicitó, acreditando el vínculo o la relación entre las partes.

(b)   Acción de caducidad de una marca por falta de uso, para lo cual debe acreditar que el titular de la marca en infracción no ha comercializado la misma en China durante tres años de manera ininterrumpida.

Si bien ambos procedimientos suelen demorar bastante en su resolución, con la consiguiente consecuencia de no poder utilizar la marca de la cual uno es titular en su país de origen, la más recomendable es la acción de nulidad, ya que la acción de caducidad generalmente es fácilmente sorteable por el titular de la marca obtenida de manera ilícita, al poder acreditar de alguna forma el uso de dicha marca, ya que la Oficina de Marcas es bastante flexible en este aspecto.

También se intenta obtener la marca indebidamente registrada mediante su transferencia, lo que da lugar a negociaciones.

En estos casos se sugiere también que, en forma paralela con dichas negociaciones, se inicie la acción de nulidad antes mencionada.

Lo anterior se refiere al accionar ante la Oficina de Marcas, que debe ir acompañado por la intimación de cese de uso del producto en infracción.

Si las marcas se encuentran en trámite de registro, la señalada es la única alternativa que tenemos, la que en algunos casos da resultado, ya que el infractor nos indica que él no es el titular de la marca y que ha comprado el producto en infracción a un tercero, y nos lo señala, o bien se compromete a cesar en el uso del producto en un plazo determinado, y entonces se le otorga un plazo para agotar stock.

Es fundamental contar con la concesión de las marcas al efectuar el reclamo, ya que si las mismas han sido concedidas, también tenemos otra vía de reclamo a través de la llamada “Administración de Industria y Comercio” (conocida por sus siglas AIC), organismo nacional que posee oficinas a nivel provincial a lo largo de toda China, la cual si podemos acreditar claramente la infracción y que las marcas son reconocidas en el mercado, la AIC local al tomar conocimiento de la infracción, puede tomar medidas en forma inmediata contra el infractor, con facultades de imponer multas al infractor y el secuestro de la mercadería en infracción.

Previo a dicho accionar se debe efectuar una investigación a fin de determinar el nivel de infracción cometido y localizar con precisión los lugares en los que se está cometiendo la misma.

También es factible solicitar compensación por daños y perjuicios, accionar que sólo es aconsejable en los casos en los que la infracción es de importancia y por tanto el recupero por daños lo justifique.

Se puede dar el caso de lo que en materia de propiedad industrial se conoce como “passing off”, esto es, que la marca de nuestros productos de exportación es eliminada por el infractor y reemplazada por otra marca, la cual es ahora reconocida por la nueva ley como una infracción.

Anteriormente, estos casos eran resueltos de manera de que la marca en infracción era eliminada y los productos eran devueltos a la parte infractora, lo cual creaba situaciones injustas.

Conforme a la nueva ley, el organismo antes mencionado, es decir la AIC, debe proceder a la destrucción del material en infracción, previéndose también la posibilidad de la imposición de multas.