Inconfundibilidad de la marca “Viagra”

El 9 de septiembre de 2004 la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires dictó sentencia en el caso VIAGRA. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó la oposición presentada por Finadiet al registro de la marca VIAGRA de Pfizer, con costas.

Finadiet se había opuesto al registro de la marca VIAGRA de Pfizer argumentando que era confundible con su marca anterior VAGRAN, usada para identificar un antihistamínico. Finadiet también argumentó que los riesgos asociados al uso de VIAGRA degradarían su marca VAGRAN.

La Cámara concluyó que, luego del primer impacto que deja la aprehensión espontánea de los signos en conflicto, VIAGRA y VAGRAN no son confundibles.En su análisis posterior pormenorizado, la Cámara explicó que su decisión se basó tanto en las diferencias que se verifican en los planos visual, fonético e ideológico, como también en las circunstancias adjetivas de la causa que se detallan seguidamente.

La Cámara tuvo en cuenta las diferentes condiciones de expendio de los medicamentos identificados por las marcas en conflicto. El producto de Pfizer es de “venta bajo receta archivada”, lo que hará que en las farmacias se ponga mayor atención en su venta y que el consumidor no pueda automedicarse a su respecto.

Seguidamente, la Cámara consideró la diferente acción terapéutica de uno y otro producto. Al respecto destacó que aun cuando la marca oponente “VAGRAN” cubre todos los productos de la clase 5, se ha usado desde el año 1983 únicamente para identificar productos antihistamínicos, antialérgicos y descongestivos, que nada tienen que ver con las disfunciones de la erección. Asimismo, la Cámara señaló que no existe el menor elemento probatorio que demuestre o sugiera que Finadiet vaya a utilizar la marca VAGRAN en productos diferentes a los que viene utilizando.

La Cámara consideró también el uso concreto de la marca de Finadiet en el mercado, para lo cual analizó los envases acompañados al expediente de donde surge que Finadiet no usa su marca VAGRAN aisladamente sino siempre acompañada de otros términos como ASTEMIZOL, DESONGESTIVO o PSEUDOEFEDRINA en el mismo tamaño y tipo de letra, lo que contribuiría a ahuyentar las posibilidades de confusión.

La Cámara señaló como un factor relevante la incuestionable notoriedad adquirida por la marca VIAGRA y por el específico producto que distingue. Dicha notoriedad, sumada a la existencia del registro de la marca VIAGRA de Pfizer en los Estados Unidos, descartan que pueda imputarse mala fe a Pfizer o un intento por parte de Pfizer de aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca VAGRAN.

Finadiet había argumentado que el registro de la marca VIAGRA degradaría la marca VAGRAN debido a los graves riesgos para la salud asociados a la marca VIAGRA y las muertes que se le atribuyen.

La Cámara, basándose en el peritaje médico agregado a la causa rechazó este argumento al sostener que no hay prueba de que las muertes publicadas periodísticamente hayan sido causadas por el uso de VIAGRA. Al respecto la Cámara también argumentó que la razón por la cual VIAGRA es un medicamento de venta bajo receta archivada es justamente para garantizar la previa consulta a un profesional que evaluará los peligros de su administración en cada caso concreto.

La Cámara comentó también acerca de información adicional incluida en la pericia respecto del VAGRAN.Según el informe médico en el mes de junio de 1999 la droga “astemizol” (principio activo del VAGRAN) fue voluntariamente retirada del mercado de los Estados Unidos, basándose en la inaceptablidad riesgo/beneficio, decisión que fue apoyada por la FDA de Estados Unidos. Como consecuencia la Cámara rechazó el argumento relativo al peligro que representa el uso de VIAGRA y a la supuesta degradación de la marca VAGRAN que ocasionaría.