El Acuerdo TRIPs y las Medidas Cautelares

Desde la adopción del Acuerdo TRIPs en enero de 1995, los titulares de derechos de Propiedad Industrial tienen la posibilidad de recurrir a las medidas cautelares previstas en el artículo 50 del Acuerdo, que demostraron ser un arma efectiva contra la falsificación y la piratería marcaria. Aunque tales medidas se podían solicitar sobre la base de las disposiciones del Código Procesal, los tribunales argentinos rara vez las otorgaban en asuntos de Propiedad Industrial.

El artículo 50 del TRIPs se aplica siempre que:

• exista un grado suficiente de certeza acerca de la titularidad del derecho por parte del demandante y de que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción;

• puedan ocasionarse daños; y

• el demandante aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Aunque este tipo de medidas se reservan para los casos más flagrantes de infracción o piratería, constituyen asimismo un mecanismo adicional que se suma a las medidas con las que cuenta el damnificado contra las infracciones de derechos de Propiedad Industrial.

Durante los últimos cuatro años, los tribunales federales de nuestro país han otorgado numerosas medidas cautelares de este tipo, en diferentes situaciones, después de haber analizado cuidadosamente los hechos y circunstancias frente a los requerimientos del TRIPs.

Marcas

En el caso más reciente que involucra a las disposiciones del art. 50 del TRIPs, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los autos “American Home Products c/Laboratorios Rontag s/medidas cautelares” [1], ordenó al demandado abstenerse de iniciar el uso así como de autorizar a terceros la utilización de la marca registrada SONATA para distinguir cualquier producto farmacéutico, en especial uno para combatir el insomnio, hasta que se dicte sentencia definitiva.

Este caso es particularmente interesante en virtud de las especiales circunstancias involucradas:

• El demandado era titular del registro de la marca SONATA en la Argentina.

• Sobre la base de tal registro, el demandado se opuso a la solicitud de la marca idéntica pedida por la actora.

• Se consideró que la marca SONATA no era notoria en los términos del art. 6 bis del convenio de París.

No obstante, la actora probó que a comienzos de 1997 había presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América solicitudes para el registro de las marcas QUILOR y SONATA, como parte de un proyecto internacional. La demandante también pudo acreditar que, casi un año después, las mismas marcas QUILOR y SONATA fueron solicitadas y luego registradas en la Argentina por la demandada, un laboratorio local que seguramente debía haber conocido que las marcas pertenecían a la actora, por ser ambas empresas competidoras en el rubro farmacéutico. La Cámara decidió conceder la medida cautelar a favor de la actora sobre la base de lo dispuesto en los arts. 953 del Código Civil y 50 del TRIPs, y teniendo en consideración la conducta del demandado que, en opinión del tribunal, violó “las más elementales normas jurídicas moralizadoras de la vida social”.

Nombres de dominio

El art. 50 del TRIPs también se utilizó como base para solicitar medidas cautelares en casos de piratería de nombres de dominio a fin de lograr una solución rápida y efectiva. En realidad, los tribunales consideraron que dichas medidas constituyen la protección más adecuada contra los “ciberocupas”.

En la Argentina es posible registrar en forma gratuita nombres de dominio bajo el código de país TLD.ar (dominios internacionales o territoriales de nivel superior) a través de un servicio denominado NIC Argentina, administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los nombres se asignan siguiendo el orden de su presentación. No hay examen de fondo y NIC Argentina no acepta responsabilidad alguna respecto de conflictos entre terceros. No se aplican las normas de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Este sistema ha dado lugar a numerosos casos de “cybersquatting” o piratería de marcas famosas, registradas por terceros no autorizados como nombres de dominio. Los damnificados han optado por recurrir a los tribunales argentinos solicitando la aplicación del art. 50 del TRIPs y, aunque todavía no se han dictado sentencias definitivas, el otorgamiento de medidas cautelares a favor de los titulares de marcas revela que los jueces entienden la problemática y las deficiencias que presenta el sistema de registro de nombres de dominio[2].

En la causa “Tinelli, Marcelo Hugo c/Salama, Walter s/medidas cautelares” [3] un tribunal de primera instancia ordenó la suspensión temporaria del nombre de dominio www.marcelotinelli.com en Internic, así como el registro provisional de dicho nombre de dominio a favor del demandante, conocido animador de uno de los programas televisivos más populares de nuestro país. Considerando que el nombre de dominio se había registrado en los Estados Unidos de América y que los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias via exhorto llevarían cierto tiempo, el tribunal dictó una prohibición de innovar para mantener el status quo y así impedir que la situación existente se modifique durante el trámite de la causa judicial.

Patentes

A pesar de que en el único caso publicado “American Cyanamid Company c/Makteshim Agan Holding BV s/cese de uso de patente” [4], la Cámara de Apelaciones sostuvo que el artículo 50 no se aplica a patentes, entendemos que este criterio se modificará en el futuro próximo ya que, en tal oportunidad, el tribunal no tuvo en cuenta la prevalencia de los tratados internacionales por sobre la legislación local, cuestión ahora prevista por nuestra Constitución. De todas formas, debe tenerse en cuenta que, con relación a patentes, puede resultar más difícil obtener prueba suficiente para que el juez tenga una “fuerte convicción” acerca de la existencia de la supuesta infracción.

Mirando hacia el futuro

Los casos comentados confirman que el sistema judicial argentino puede brindar soluciones adecuadas y oportunas a los titulares de derechos de propiedad industrial a través de la aplicación de las disposiciones del art. 50 del TRIPs.

El criterio seguido por los tribunales, al considerar la aplicabilidad de las disposiciones de este artículo, fue evolucionando y se hizo más flexible a través de los años.