Directrices referidas a las patentes relacionadas con software

Las “Directrices sobre Patentamiento” de la Oficina de Patentes de la Argentina (INPI) tienen como finalidad explicar en mayor detalle la interpretación adoptada por ese organismo de la Ley Nº 24.481, y su modificatoria Ley Nº 24.572 (t.o. Decreto Nº 260/96) para llevar a cabo la tramitación de las solicitudes de patente, y su posición frente a determinados puntos que han generado algún conflicto con los solicitantes. Entre estos temas conflictivos se encuentra la tramitación de solicitudes de patente de inventos relacionados con software.

1. Antecedentes

Los inventos relacionados con software, comúnmente conocidos en inglés como “computer implemented inventions” (CII), no estaban excluidos de la Ley de Patentes Nº 111 derogada a fines de 1995. Aun así, y con la finalidad de fijar su posición respecto de estos inventos, el INPI había emitido la Resolución Nº 15/75 en la cual explicaba brevemente el tratamiento que tendrían esos trámites, indicando explícitamente que:

1.- En una solicitud cuyo objeto sea una computadora, procesador de datos o circuito lógico; o una combinación de medios, al menos uno de los cuales es una computadora, procesador de datos o circuito lógico, dicho objeto deberá estar definido por la enunciación y la relación de sus medios integrantes, aceptándose como complemento la definición de interacción entre los medios cuando ésta sea de carácter unívoco.

2.- En las solicitudes del punto 1 no se aceptará la caracterización del objeto principal que comprenda el programa, entendido como juego de instrucciones para controlar la secuencia operativa de dicha computadora, procesador de datos o circuito lógico o de dicha combinación de medios, al menos uno de los cuales es una computadora, procesador de datos o circuito lógico.

3.- En las solicitudes cuyo objeto principal sea un procedimiento -incluso uno que comprende una o varias etapas de control-, y que es puesto en práctica total o parcialmente mediante una computadora, procesador de datos o circuito lógico, -entendiéndose como control, en este caso, el hecho de inducir una variación de parámetro o de condición operativa en función de otro o del mismo parámetro o condición operativa-, sólo se aceptará la definición del procedimiento si la característica novedosa no es exclusivamente el procesamiento de dicho parámetro o condición operativa por la referida computadora. Cuando se reivindique también la disposición que pone en práctica a dicho procedimiento se lo hará sin apartarse de los establecido en los puntos 1 y 2.

Con esto el INPI daba a entender que, si bien la Ley Nº 111 no mencionaba a los inventos relacionados con software (CII), los mismos solamente serían patentados si la novedad radicaba en las funciones (el método) o en el aparato (hardware) y únicamente si se establecía una clara descripción del hardware involucrado, quedando excluido todo lo relacionado con el programa. También se dejaba expresamente indicado que quedaban descartados los programas reivindicados como tales (“as such”).

El conocido caso “IBM vs. La Nación” de 1984, en el cual la Corte Suprema falló a favor de la patentabilidad de un programa si el mismo se reivindicaba en combinación con una disposición, no modificó sustancialmente el estado de cosas ya que el INPI continuó con su postura restrictiva aun después de noviembre de 1995, año de la promulgación de la nueva Ley de Patentes.

2. La situación a partir de noviembre 1995 y hasta 1999

Al promulgarse en 1995 la nueva Ley de Patentes Nº 24.481, el INPI se encontró con una nueva restricción a la patentabilidad de los inventos del tipo CII, ya que la nueva ley enuncia explícitamente en su artículo 6(c) que no se considerarán invenciones a los programas de computación.

Ante esta limitación el INPI continuó concediendo algunas pocas patentes a disposiciones y métodos asociados con software, aplicando el concepto universal de patentabilidad que se basa en evaluar la aplicación industrial, la novedad y el mérito inventivo (equivalentes al artículo 52(1) de la EPC). Sin embargo, no se ha detectado prácticamente ninguna concesión de patentes de inventos CII después de fines de 1996, lo cual es altamente llamativo.

3. La situación desde 1999 hasta la actualidad

En 1997 la Comisión Técnica de Apelaciones (Technical Board of Appeal) de la Oficina de Patentes Europea (EPO) estableció en los casos T0935/97 y T1173/97 (ambos en nombre de IBM Corp.) criterios más flexibles para analizar la patentabilidad de los inventos del tipo CII. La Comisión determinó que los inventos CII y sus programas asociados que presentaran “carácter técnico”, no debían excluirse de patentabilidad de acuerdo a los criterios establecidos por el artículo 52(2) y el artículo 52(3), si se determinaba que el programa aportaba una “contribución técnica” y que bajo ese criterio no habría diferencia si el programa era reivindicado como tal o si estaba almacenado sobre un medio de soporte.

Varios años después, el 10 de diciembre del 2003, fue publicado por el INPI el documento titulado “Directrices sobre Patentamiento.” La definición y explicación exhaustiva de los términos “carácter técnico” y “contribución técnica” contenidos en el mismo y tomados en forma casi textual del documento equivalente de la EPO escapa al alcance de este artículo, pero lo importante para destacar es que, si bien el INPI suele seguir muy de cerca las directrices de patentabilidad de la EPO, en este punto se ha apartado de las mismas. Al hacer una lectura detallada del documento publicado por el INPI para el caso particular de los inventos del tipo CII, se lee en la Parte C (Capítulo IV):

“Un programa de computación reivindicado como tal (“as such”) o reivindicado como un registro en un portador de grabación no será patentable independientemente de su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga en una computadora conocida”.

Se establece claramente en este párrafo un importante apartamiento respecto del criterio adoptado por la EPO, con un criterio del INPI mucho más restrictivo que el que se ha aceptado en aquella oficina. Esta diferencia no debería sorprendernos, teniendo en cuenta que la vigencia de exclusión a los programas de computación, establecida en el artículo 6(c) de la Ley de Patentes Nº 24.481 no hace ninguna referencia al hecho de que los mismos se definan “como tales” (as such), mientras que las directrices de la EPO establecen esta distinción particular en su artículo 52(3).

A continuación se da a entender en el documento que un objeto reivindicado (es decir, un aparato, una disposición o un método) no será excluido prima facie de patentabilidad si aporta una contribución técnica al arte previo aun cuando intervenga un programa de computación en su implementación, por ejemplo:

• máquinas controladas por programas;

• manufactura controlada por programas;

• procedimientos de control;

• programa de trabajo de control interno de una computadora conocida.

El documento del INPI desarrolla el tema de la patentabilidad de los inventos del tipo CII en un anexo que define los conceptos en mayor detalle. A partir del Anexo VII de la parte C se deducen los siguientes conceptos:

1.- Toda reivindicación cuyo objeto sea alguna de las materias o actividades pertenecientes a la lista de exclusiones del artículo 6 de la Ley Nº 24.481 debe ser denegada, independientemente de los aparatos o métodos utilizados para obtener la materia o implementar la actividad.

2.- Toda reivindicación que incluya una característica no técnica debe ser rechazada. De esta manera, si una reivindicación establece una condición ornamental, puramente económica o financiera, o del ámbito del intelecto artístico, la misma será rechazada.

3.- El procesamiento de datos físicos se considera materia técnica excepto para datos relacionados con valores económicos o para el procesamiento de texto (traducciones, corrección de ortografía, etc.) “per se”.

4.- La automatización de una actividad comercial se considera técnica si aporta confidencialidad (por ej., evitando que la información sea accesible por más de un programa).

5.- Los medios técnicos para implementar un método de finalidad no técnica no le confieren al mismo carácter técnico.

4. Conclusiones

La publicación de las Directrices sobre Patentamiento del INPI pretende establecer claramente los criterios de patentabilidad de ese organismo ante inventos en general y, en particular, ante los del tipo CII, estableciendo un criterio similar al adoptado en la EPO pero aun más restrictivo, excluyendo a los programas de computación definidos como tales. Sin embargo la realidad cotidiana nos indica que estos inventos no se escapan a las condiciones generales de demora de concesión de patentes del INPI, resultando en una llamativa escasez de patentes otorgadas a inventos del tipo CII a partir de fines de 1996, por lo cual no es posible verificar aún el comportamiento real de los examinadores cuando estas solicitudes lleguen a un examen de fondo.